Apprendre à être reconnu : la marque

La marque

Le site marque est, par excellence, le signe distinctif de l'entreprise, par lequel elle distingue ses produits sur le marché de ceux de ses concurrents. 

La marque est un actif important de l'entreprise et plus elle est forte et reconnaissable, plus elle sera en mesure d'apporter un avantage concurrentiel à l'entreprise, en devenant un atout pour l'entreprise. marque qui porte une identité et des valeurs clairement identifiables pour le consommateur. 

La fonction principale de la marque est donc d'être un indicateur de l'origine des produits et des services, mais elle peut également avoir les fonctions suivantes : 

• La publicité (ou l'attractivité)en concentrant toute la valeur des investissements publicitaires réalisés pour un produit particulier.
• Investissementen matière de protection de la marque contre toute initiative de tiers susceptible de porter atteinte à l'efficacité des investissements publicitaires engagés sur la marque.
• GarantieLe consommateur s'attend à retrouver les caractéristiques de qualité du produit déjà connues, sur d'autres produits portant la même marque.

Tous les signes, notamment les mots, y compris les noms de personnes, les dessins, les lettres, les chiffres, les sons, la forme du produit ou de son emballage, les combinaisons ou les nuances de couleurs, peuvent être enregistrés comme marques, à condition qu'ils soient appropriés : 

1. pour distinguer les produits ou services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises ; 
2. être représenté dans le registre de manière à permettre aux autorités compétentes et au public de déterminer clairement et précisément l'objet de la protection conférée au titulaire¹ .

¹ Art. 7 IPC (Code de la propriété industrielle)

Exigences en matière d'enregistrabilité

Pour être valablement enregistré en tant que marque, un signe doit répondre aux exigences suivantes : 

• Capacité distinctive²désigne la capacité du signe à distinguer un produit ou un service. Il convient toutefois de noter que même un signe initialement dépourvu de caractère distinctif peut être valablement enregistré comme marque si, à la suite de l'usage qui en a été fait avant le dépôt de la demande, il a acquis un caractère distinctif (ce que l'on appelle la signification secondaire). À l'inverse, le phénomène dit de vulgarisation peut se produire si un signe, initialement distinctif, devient un terme générique du produit en raison de l'activité ou de l'inactivité de son propriétaire.

• Légalité³Sont exclus de l'enregistrement les signes contraires à la loi, à l'ordre public et aux bonnes mœurs, les signes susceptibles d'induire le public en erreur (notamment sur l'origine géographique, la nature ou la qualité des produits ou services) et ceux dont l'utilisation constituerait une atteinte au droit d'auteur, au droit de propriété industrielle ou à un autre droit exclusif d'un tiers.

• Nouvelles⁴Il s'agit d'un motif de refus relatif, lié à la présence de droits de tiers. En ce sens, une marque ne peut être enregistrée (ou si elle est enregistrée, elle peut être annulée) si elle est identique ou similaire à un signe d'une autre personne utilisé pour distinguer des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels l'enregistrement de la marque a été demandé, lorsque cela est susceptible de provoquer un risque de confusion dans l'esprit des consommateurs, ou un risque d'association entre les deux signes.

Dans le cas des marques renommées, la protection peut également être accordée pour des produits non similaires lorsque la marque antérieure jouit d'une renommée dans l'Union européenne ou dans l'État et que l'usage de la marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée du signe antérieur ou leur porterait préjudice.

 ² article 13 c.p.i.
 ³ article 14 c.p.i.
 ⁴ article 12 c.p.i.

 Achat du droit

Toute personne peut demander l'enregistrement d'un signe en tant que marque, à condition qu'elle l'utilise ou se propose de l'utiliser pour la fabrication ou la commercialisation de produits ou pour la prestation de services par sa propre entreprise ou par des entreprises qu'elle contrôle ou qui l'utilisent avec son consentement.⁵.  

La marque peut être transférée pour tout ou partie des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée.

⁵ art. 19 c.p.i.

Durée, nullité et déchéance

L'enregistrement d'une marque en Italie prend dix ans à compter de la date de dépôt et peut être renouvelée indéfiniment par périodes de dix ans.

La marque peut être déclarée nulle (avec effet rétroactif), en tout ou en partie, pour violation des dispositions légales relatives aux conditions d'enregistrement, ou elle peut être révoquée pour défaut d'usage ou pour vulgarisation ou illégalité flagrante. 

La nullité et la déchéance peuvent être partielles sur une partie des biens/services revendiqués. 

Marque non enregistrée

En Italie, le droit à une marque non enregistrée est également reconnu, mais il bénéficie d'une protection plus limitée, étroitement liée à l'utilisation effective du signe. 

Pour qu'un tel signe soit susceptible de conférer un droit exclusif à son titulaire, il est en effet nécessaire de prouver que le consommateur connaît le signe utilisé sur le marché et l'associe à un entrepreneur particulier (réputation qualifiée). 

Types de marques

Outre les marques traditionnelles, il existe deux types particuliers de marques : les marques collectives⁶ et le marques de certification⁷. 

Les personnes morales de droit public et les associations commerciales peuvent obtenir l'enregistrement de marques collectives dont ils peuvent concéder l'usage aux fabricants ou aux commerçants. Contrairement à ce qui est normalement le cas pour les marques, une marque collective peut être constituée de signes ou d'indications pouvant servir dans le commerce à désigner l'origine géographique de produits ou de services. 

Les personnes physiques ou morales, y compris les institutions, autorités et organismes accrédités en vertu de la législation en vigueur en matière de certification, pour garantir l'origine, la nature ou la qualité de certains produits ou services, peuvent obtenir l'enregistrement de marques appropriées telles que marques de certificationà condition qu'ils n'exercent pas une activité impliquant la fourniture de biens ou de services du type certifié. En Italie, une marque de certification peut être constituée de signes ou d'indications pouvant servir dans le commerce à désigner l'origine géographique des produits ou des services, mais cette condition n'est pas prévue par le règlement de l'UE⁸.

 ⁶ article 11 c.p.i.
 ⁷ art. 11 bis c.p.i.
 ⁸ Reg. (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne.

Les raisons d'enregistrer une marque

L'enregistrement de ses marques est donc extrêmement important pour plusieurs raisons. L'enregistrement garantit le droit à l'exclusivité et offre une présomption de validité du droit qui remonte à la date de dépôt de la demande. Une marque enregistrée permet à son propriétaire d'interdire à des tiers d'utiliser une marque identique ou similaire à la sienne pour des produits identiques ou similaires lorsque cela est susceptible de créer un risque de confusion dans l'esprit du public concerné. 

La marque étant un actif immatériel important de l'entreprise, l'enregistrement permet de l'identifier de manière claire et précise et offre une garantie aux clients et aux partenaires éventuels en facilitant la distribution et les accords de licence ou de cession.

Champ d'application de la protection

La protection de la marque est reconnue pour les produits et les services pour lesquels la protection est demandée, définis selon les critères suivants Classification internationale de Nice. Cette classification prévoit 34 classes de produits et 11 classes de services, et le nombre de classes dont le dépôt est demandé détermine le montant des taxes à payer à l'Office. 

Les droits exclusifs d'une marque sont limités au territoire sur lequel la protection est demandée. Il est possible de demander l'enregistrement auprès des différents offices nationaux (en Italie, en déposant une demande auprès de l'Office national de l'énergie).Office italien des brevets et des marques (UIBM))  ou faire usage des procédures simplifiées introduites pour faciliter la protection internationale des marques. 

Le système de Madrid permet de déposer une seule demande pour enregistrement international de la marque à l'OMPI (Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle) à Genève, désignant, entre autres États contractants ceux qui présentent un intérêt réel ; la protection qui en résulte sera la même que si la marque avait été déposée directement. La procédure internationale permet également d'étendre la protection de la marque à d'autres pays que ceux initialement désignés, grâce à la possibilité de désignations ultérieures.

Il est également possible de protéger la marque en l'Union européennedemander la protection auprès de l'EUIPO (Office européen de la propriété intellectuelle) de Alicantedans ce cas, le droit prend effet dans la 27⁹ les territoires actuellement adhérents avec des avantages évidents en termes de coûts et de gestion du titre.

En vertu du principe du caractère unitaire, la validité de la marque de l'Union européenne doit être appréciée par rapport à chaque partie de la Communauté. Par conséquent, si la marque ne constitue une désignation générique que dans l'un des pays de la Communauté, ou si elle n'est déceptive que dans l'un de ces pays, cela peut affecter la validité de la marque sur l'ensemble du territoire de l'U.E. ; de même, le manque de nouveauté sera apprécié non seulement par rapport aux marques communautaires antérieures, mais aussi par rapport aux marques nationales enregistrées dans un État membre, ou en tout cas avec effet dans un État membre.

 ⁹ Après la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne à la suite du Brexit.

 Procédure d'enregistrement

Une fois qu'une demande de marque a été déposée, il y a plusieurs étapes avant l'obtention de l'enregistrement définitif. Tout d'abord, un examen formel est effectué par l'Office compétent, qui vérifie également l'existence de motifs absolus de refus d'enregistrement. En Italie, l'UIBM n'effectue pas de contrôle sur les marques antérieures ; une telle recherche est plutôt effectuée dans certains pays étrangers.

Si l'Office estime qu'il existe des motifs de refus, il émettra une décision provisoire ou de refus, à laquelle le titulaire pourra répondre dans le délai imparti. Si aucun recours n'est soulevé par l'Office ou s'ils sont surmontés, la marque est publiée dans la Gazette des marques. Dès la publication, les titulaires de droits antérieurs disposent d'un délai de trois mois pour former une opposition. 

S'il n'y a pas de problèmes critiques particuliers, la procédure d'enregistrement en Italie est normalement terminée dans les 12 mois suivant le dépôt. Avant l'octroi définitif, il n'est pas possible de saisir le symbole ®.

C'est pourquoi il est conseillé d'être prévoyant et de garder à l'esprit certains éléments suivants règles d'or pour une protection adéquate : 

• Planifier à l'avance les activités de protection des marques en impliquant les différentes fonctions de l'entreprise dans la conception et la promotion de leurs marques ; 
• Avant de commencer la promotion d'une nouvelle marque, vérifiez qu'elle ne porte pas atteinte aux droits d'autrui ;
• Tenir compte des délais d'enregistrement pour arriver à une commercialisation du produit avec des garanties de marque adéquates ; 
• Élaborez une politique d'enregistrement à l'étranger appropriée : ni trop limitée, ni trop large ;
• Surveillez les activités des tiers et prenez rapidement des mesures pour défendre votre propre enseigne. 

Recherches prioritaires

Pour vérifier que la marque est nouvelle, il est possible d'effectuer des enquêtes de nouveauté préalables, qui doivent tenir compte du champ d'application territorial dans lequel la marque doit être utilisée, de produits et de services Le choix de la marque est fonction de l'intérêt qu'elle suscite, du type de marque recherché et du degré d'approfondissement que l'on souhaite obtenir. 

Outre les bases de données payantes, il existe des plateformes gratuites.¹⁰utile pour vérifier l'existence de marques identiques et permettre ainsi d'écarter un nom particulier ou de le laisser inaperçu et de poursuivre l'enquête pour vérifier l'existence de marques similaires. 

¹⁰ par exemple : TMVIEW o Base de données mondiale des marques Wipo 

Surveillance

Afin de maintenir l'exclusivité sur la marque enregistrée, il est conseillé d'activer un service de surveillance du signe afin d'être informé rapidement de tout dépôt, effectué par des tiers, de marques identiques ou en tout cas similaires au point de vue de la confusion à celle qui est surveillée. Ceci afin d'introduire une opposition aux marques susmentionnées dans les délais prévus dans les différents pays et d'éviter toute action ultérieure et beaucoup plus coûteuse qui devrait être entreprise si la marque ultérieure était enregistrée.