Come gestire le innovazioni tecniche fra brevetto e know-how

Innovazioni tecniche brevetti per invenzione industriale

Un brevetto per invenzione industriale, genericamente indicato come brevetto, è un diritto di proprietà intellettuale che ha come oggetto un’innovazione di natura tecnica. 

Se l’oggetto del brevetto è un prodotto, il brevetto conferisce al titolare il diritto di vietare ai terzi di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto in questione.

Se l’oggetto del brevetto è un procedimento, il brevetto conferisce al titolare il diritto di vietare ai terzi di applicare il procedimento, nonché di usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto direttamente ottenuto con il procedimento in questione.

Oggetto del brevetto

Possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni, di ogni settore della tecnica, purché soddisfino determinati requisiti di brevettabilità.

Viene considerata invenzione la soluzione concreta di un problema tecnico. Non sono invece considerate invenzioni le idee astratte, le scoperte, i metodi di business, le presentazioni di informazioni e i programmi per elaboratore ma solo “in quanto tali”. In altre parole, l’applicazione pratica di una scoperta scientifica oppure un software in grado di generare un effetto tecnico che vada oltre le normali interazioni fra software e hardware possono essere considerati invenzioni e accedere alla tutela brevettuale previa verifica dei requisiti di brevettabilità.

Inoltre, la legislazione italiana e la maggior parte delle legislazioni estere escludono che possano costituire oggetto di brevetto i metodi chirurgici, terapeutici o diagnostici, le varietà vegetali, le razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici di produzione di animali o vegetali.

Requisiti dell’invenzione

Per essere brevettabili le invenzioni devono essere nuove, inventive e atte ad avere un’applicazione industriale; inoltre devono essere lecite, ossia la loro attuazione non deve essere contraria all’ordine pubblico o al buon costume.

Un’invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica, ossia se non è mai stata resa accessibile al pubblico, neppure dallo stesso inventore, in Italia o all’estero, prima del deposito della domanda di brevetto. Si tratta di un concetto universale e assoluto: qualsiasi tipo di divulgazione che rende potenzialmente disponibili al pubblico le caratteristiche di un’invenzione rientra nello stato della tecnica anche se è avvenuta in posti e/o tempi remoti ed in lingue diverse dall’italiano.

Lo stato della tecnica comprende per esempio le pubblicazioni brevettuali (brevetti e domande di brevetto) organizzate in banche dati consultabili sia gratuitamente che a pagamento. 

Ovviamente le divulgazioni più pericolose sono quelle imputabili all’inventore. Parlare dell’invenzione in una conferenza, pubblicare un articolo, descrivere l’invenzione su internet o vendere un prodotto che incorpora l’invenzione prima del deposito di una domanda di brevetto è, nella maggior parte dei casi, una divulgazione tale da comprometterne il requisito della novità e quindi impedirne una successiva valida brevettazione. Nella legislazione italiana ed in generale nelle legislazioni estere non è previsto il cosiddetto “periodo di grazia” per le divulgazioni dell’inventore; pertanto, se occorre mostrare l’invenzione prima del deposito della domanda di brevetto, è necessario predisporre e sottoscrivere congiuntamente un accordo di riservatezza (NDA) in modo che l’incontro sia considerato confidenziale.

Un’invenzione è considerata inventiva se, per una persona esperta del settore, non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica. In altre parole, non è sufficiente che l’invenzione sia diversa dalla tecnica nota. Tale differenza deve rappresentare un salto rispetto al normale sviluppo delle conoscenze tecniche. La valutazione della ovvietà o non ovvietà di un’invenzione dovrebbe prescindere da soggettività e analisi a posteriori. In molti casi gli uffici brevetti hanno cercato di delineare approcci oggettivi a tale valutazione. Ne è un esempio il cosiddetto Problem & Solution Approach applicato dall’Ufficio Brevetti Europeo.

Per quanto riguarda l’applicazione industriale, tale requisito è genericamente soddisfatto dal momento che è sufficiente che l’invenzione possa essere fabbricata o utilizzata in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola. 

Requisiti della domanda di brevetto

La domanda di brevetto deve comprendere una descrizione tecnica dell’invenzione e una parte tecnico/legale costituita dalle rivendicazioni. Le rivendicazioni hanno la funzionalità giuridica di definire ciò che il titolare è interessato a proteggere. Generalmente vengono predisposte una o più rivendicazioni indipendenti che rappresentano l’ambito di protezione più ampio, seguite da rivendicazioni dipendenti che presentano ambiti di protezione progressivamente sempre più stretti in cui sono introdotte caratteristiche opzionali, per esempio corrispondenti alle varie forme di realizzazione dell’invenzione. 

Il brevetto può essere paragonato ad un contratto stipulato fra lo Stato e l’inventore. Lo Stato concede una sorta di monopolio all’inventore ma richiede che l’invenzione venga descritta in modo sufficientemente chiaro e completo perché ogni persona esperta del settore possa attuarla una volta che il brevetto risulti scaduto o decaduto. Quindi uno dei requisiti della domanda di brevetto è quello della cosiddetta “sufficienza di descrizione”. Se la descrizione non è sufficiente, la domanda di brevetto non può essere concessa e tale situazione non è sanabile dal momento che non è possibile integrare la descrizione dopo il deposito della domanda di brevetto. 

Un altro requisito della domanda di brevetto riguarda le rivendicazioni. Queste devono essere chiare e concise per consentire ai terzi di comprendere chiaramente fin dove si estende l’ambito di tutela del brevetto.

Diritti derivanti dall’invenzione

A seguito dell’invenzione, l’inventore ha il diritto di esserne riconosciuto autore. Si tratta di un diritto morale, intrasmissibile e privo di contenuto patrimoniale.

Il “diritto al brevetto” ha un contenuto patrimoniale ed è trasmissibile. Tale diritto spetta all’autore dell’invenzione o ai suoi aventi causa (altre persone, fisiche o giuridiche, alle quali l’autore o la legge hanno concesso, in tutto o in parte, diritti sul brevetto). Nel caso di più titolari di un brevetto, la legge dispone che i diritti derivanti dal brevetto siano regolati, salvo convenzioni in contrario, dalle disposizioni del codice civile relative alla comunione.

Il diritto esclusivo all’utilizzazione dell’invenzione viene conferito con il rilascio del brevetto anche se il titolare ha comunque la facoltà di farlo valere sin dalla data di accessibilità al pubblico della domanda di brevetto.

Durata del brevetto, nullità e decadenza

Il brevetto per invenzione industriale dura venti anni a decorrere dalla data di deposito della domanda e non può essere rinnovato, né può esserne prorogata la durata. Il brevetto può essere dichiarato nullo (con effetto retroattivo), in tutto o in parte, per violazione delle disposizioni di legge relative ai requisiti di validità, oppure può essere dichiarato decaduto per mancato pagamento delle tasse annuali di mantenimento in vita o per mancata o insufficiente attuazione dell’invenzione.

 La procedura di deposito e concessione in Italia

Le domande di brevetto italiano senza rivendicazione di priorità vengono inoltrate all’Ufficio Brevetti Europeo per essere sottoposte ad una ricerca di anteriorità. Dopo che la domanda di brevetto è stata resa accessibile al pubblico, l’UIBM accerta la sussistenza dei requisiti di brevettabilità sulla base del rapporto di ricerca redatto dall’Ufficio Brevetti Europeo e di eventuali modifiche/argomentazioni presentate a seguito del rapporto di ricerca. Se non trova alcun motivo contrario, l’Ufficio provvede alla concessione del brevetto emettendo il relativo attestato, altrimenti invia una comunicazione al titolare o al suo mandatario precisando le proprie obiezioni e fissando una scadenza per un’eventuale replica.

Principio di territorialità e depositi all’estero

Gli effetti del brevetto sono limitati al territorio dello Stato che lo ha rilasciato. Occorre quindi depositare una domanda di brevetto presso i vari Uffici Brevetti nazionali, in accordo con la normativa locale. Diversi Trattati e Convenzioni hanno cercato di semplificare i depositi in più stati coordinando le fasi di deposito e/o di esame e di concessione dei brevetti.
Sulla base della Convenzione di Unione di Parigi è stata introdotta la possibilità di depositare successive domande di brevetto all’estero rivendicando la priorità di una prima domanda in modo che “retrodatare” la valutazione dei requisiti brevettuali alla data della prima domanda.

La Convenzione sul brevetto europeo  mette a disposizione una procedura unificata di deposito, esame e rilascio del brevetto da parte dell’ Ufficio Brevetti Europeo. Il brevetto rilasciato non è però un titolo unitario, perché dà luogo ad un fascio di brevetti che in ciascuno Stato aderente esplicano gli stessi effetti di un brevetto nazionale. Entro 9 mesi dalla concessione del brevetto, terzi interessati possono presentare opposizione. 

Il Trattato di Cooperazione in materia di brevetti (P.C.T.)  ha lo scopo di unificare le procedure di deposito e facilitare l’esame di merito da parte dei vari Uffici nazionali. Con il deposito di una domanda di brevetto P.C.T., genericamente indicata come domanda internazionale, vengono automaticamente designati gli oltre 150 Stati aderenti.
Un Ufficio nazionale o regionale (per richiedenti italiani l’Ufficio Brevetti Europeo) effettua una ricerca di anteriorità e il relativo rapporto di ricerca viene inoltrato al richiedente. È possibile richiedere un esame preliminare internazionale. Dopo 30/31 mesi dalla data di deposito o di priorità della domanda di brevetto internazionale, termina la fase internazionale della domanda e il richiedente entro tale termine deve adempiere le formalità necessarie per entrare nelle fasi nazionali o regionali dei vari Stati aderenti di suo interesse. 
Si tratta pertanto di un fascio di domande di brevetto nazionali/regionali, ciascuna delle quali dovrà essere sottoposta alla rispettiva procedura di esame nazionale per poter essere concessa.

Brevetti per modello di utilità

I brevetti per modello di utilità o più semplicemente i modelli di utilità possono essere concessi per trovati che conferiscono una particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego a macchine, ad oggetti o a loro parti, come, ad esempio, i modelli che consistono in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti. 

La durata di un modello di utilità è di 10 anni dalla data di deposito.

In Italia la procedura di deposito dei modelli di utilità è molto simile a quella dei brevetti per invenzione industriale, ma il modello di utilità in Italia non è sottoposto ad una ricerca di anteriorità.

Numerosi Stati esteri riconoscono e tutelano i modelli di utilità ma le definizioni di tale istituto variano notevolmente da Paese a Paese.

Segreti commerciali

Le informazioni aziendali e le esperienze di natura tecnico-industriali, comprese quelle commerciali che rappresentano un valore economico per un’azienda ed un vantaggio sulla concorrenza e sono oggetto di tutela se, nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, sono segrete, non facilmente accessibili agli esperti e agli operatori del settore e hanno un valore economico proprio perché mantenute segrete. È quindi necessario adottare opportune misure tali da garantirne la segretezza.