Impariamo a farci riconoscere: il marchio

Il marchio

Il marchio è, per eccellenza, il segno distintivo dell’impresa, con il quale essa contraddistingue i propri prodotti sul mercato rispetto a quelli dei concorrenti. 

Il marchio costituisce un importante asset aziendale e quanto più è forte e riconoscibile, tanto più sarà idoneo a portare un vantaggio competitivo all’impresa, trasformandosi in un brand che porta con sé identità e valori ben identificabili per il consumatore. 

La funzione principale del marchio è quindi quella di indicatore di provenienza dei prodotti e servizi, ma può altresì rivestire le seguenti funzioni: 

• Pubblicitaria (o attrattiva): concentrando in sè tutto il valore degli investimenti pubblicitari realizzati con riguardo ad un determinato prodotto.
• Investimento: con riguardo alla tutela del marchio contro qualsiasi iniziativa di terzi idonea a pregiudicare l’efficacia degli investimenti pubblicitari impegnati sul marchio.
• Garanzia: il consumatore si aspetta di trovare le caratteristiche qualitative del prodotto già noto, su altri prodotti che recano lo stesso marchio.

Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa tutti i segni, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti: 

1. a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese; 
2. ad essere rappresentati nel registro in modo tale da consentire alle autorità competenti ed al pubblico di determinare con chiarezza e precisione l’oggetto della protezione conferita al titolare¹ .

¹ art. 7 c.p.i. (codice di proprietà industriale)

Requisiti di registrabilità

Un segno, per poter essere validamente registrato come marchio, deve possedere i seguenti requisiti: 

• Capacità distintiva²: s’intende l’idoneità del segno a contraddistinguere un prodotto o un servizio. Si noti, tuttavia, che anche un segno originariamente privo di capacità distintiva, può essere validamente registrato come marchio se, a seguito dell’uso che ne è stato fatto prima del deposito della domanda, abbia acquistato carattere distintivo (c.d. secondary meaning). Al contrario, può verificarsi il fenomeno così detto di volgarizzazione se un segno, originariamente distintivo, diviene un termine generico del prodotto a causa dell’attività o inattività del titolare.

• Liceità³: sono esclusi dalla registrazione i segni contrari alla legge, all’ordine pubblico ed al buon costume, i segni idonei ad ingannare il pubblico (in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi) e quelli il cui uso costituirebbe violazione di un altrui diritto di autore, di proprietà industriale o di altro diritto esclusivo di terzi.

• Novità⁴: si tratta in questo caso di un impedimento relativo, connesso alla presenza di diritti di terzi. In tal senso un marchio non può essere registrato (o se registrato può essere annullato) se è identico o simile ad un segno altrui utilizzato per contraddistinguere prodotti o servizi identici o affini a quelli per cui la registrazione di marchio è stata richiesta, ove ciò possa ingenerare un rischio di confusione per i consumatori, o un rischio di associazione tra i due segni.

In caso di marchi che godono di rinomanza la tutela può essere riconosciuta anche per prodotti non affini quando il marchio anteriore goda nell’Unione europea o nello Stato, di rinomanza e quando l’uso di quello successivo senza giusto motivo trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del segno anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi.

 ² art. 13 c.p.i.
 ³ art. 14 c.p.i.
 ⁴ art. 12 c.p.i.

 Acquisto del diritto

Chiunque può richiedere la registrazione di un segno come marchio a condizione che lo utilizzi o si proponga di utilizzarlo nella fabbricazione o commercializzazione di prodotti o nella prestazione di servizi della propria impresa o tramite imprese di cui abbia il controllo o che ne facciano uso con il suo consenso⁵.  

Il marchio può essere trasferito per la totalità o per una parte dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato.

⁵ art. 19 c.p.i.

Durata, nullità e decadenza

La registrazione di un marchio in Italia dura dieci anni dalla data di deposito e può essere rinnovata indefinitamente per periodi di dieci anni.

Il marchio può essere dichiarato nullo (con effetto retroattivo), in tutto o in parte, per violazione delle disposizioni di legge relative ai requisiti di registrabilità, oppure può essere dichiarato decaduto per mancato uso o per volgarizzazione o illiceità sopravvenuta. 

La nullità e la decadenza possono essere parziali su una parte dei prodotti/servizi rivendicati. 

Marchio non registrato

In Italia è riconosciuto anche il diritto al marchio non registrato, ma questo gode di una tutela più limitata che è strettamente connessa all’utilizzo effettivo del segno. 

Perché tale segno sia idoneo a garantire un diritto di esclusiva al titolare è infatti necessario dimostrare che il consumatore conosca il segno usato sul mercato e che lo associ a un determinato imprenditore (notorietà qualificata). 

Tipi di marchio

Oltre ai marchi di impresa tradizionali, esistono due tipologie di marchi particolari: i marchi collettivi⁶ e i marchi di certificazione⁷. 

Le persone giuridiche di diritto pubblico e le associazioni di categoria, possono ottenere la registrazione di marchi collettivi che hanno la facoltà di concedere in uso a produttori o commercianti. Contrariamente a quanto normalmente previsto per i marchi di impresa, un marchio collettivo può consistere in segni o indicazioni che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi. 

Le persone fisiche o giuridiche, tra cui istituzioni, autorità ed organismi accreditati ai sensi della vigente normativa in materia di certificazione, a garantire l’origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi, possono ottenere la registrazione per appositi marchi come marchi di certificazione, a condizione che non svolgano un’attività che comporta la fornitura di prodotti o servizi del tipo certificato. In Italia, un marchio di certificazione può consistere in segni o indicazioni che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi, tale condizione non è invece prevista dal Regolamento dell’Unione Europea⁸.

 ⁶ art. 11 c.p.i.
 ⁷ art. 11 bis c.p.i.
 ⁸ Reg. (UE) 2017/1001, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione Europea

Motivi per registrare un marchio

Registrare i propri marchi è quindi estremamente importante per diverse ragioni. La registrazione garantisce il diritto di esclusiva e offre una presunzione di validità del diritto che retroagisce alla data di deposito della domanda. Il marchio registrato permette al titolare di vietare a terzi l’uso di un marchio identico o simile al proprio per prodotti identici o affini quando tale circostanza è tale da creare un rischio di confusione per il pubblico di riferimento. 

Dal momento che il marchio è un importante bene immateriale dell’azienda, la registrazione è utile per identificarlo in modo chiaro e preciso ed offre una garanzia ai clienti e possibili partners facilitando accordi distribuzione e licenza o cessione.

Ambito di protezione

La tutela del marchio è riconosciuta per i prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione, definiti in base alla Classificazione Internazionale di Nizza. Tale classificazione prevede 34 classi di prodotti ed 11 classi di servizi ed il numero delle classi rivendicate al deposito determina l’ammontare delle tasse da corrispondere all’Ufficio. 

I diritti di esclusiva di un marchio sono limitati al territorio in cui è stata richiesta la protezione. È possibile richiedere la registrazione presso singoli Uffici Nazionali (in Italia presentando la domanda presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM))  oppure avvalersi di procedure semplificate introdotte per favorire la tutela dei marchi a livello internazionale. 

Il Sistema di Madrid permette di depositare un’unica domanda di registrazione internazionale di marchio presso l’OMPI (Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle) di Ginevra, designando, tra gli Stati Contraenti , quelli di effettivo interesse; la protezione che ne deriva sarà la stessa che si avrebbe se il marchio fosse stato depositato direttamente. La procedura internazionale permette inoltre di estendere la protezione del marchio ad ulteriori Paesi rispetto a quelli originariamente designati, grazie alla possibilità di effettuare designazioni successive.

È inoltre possibile tutelare il marchio in Unione Europea, richiedendo la protezione all’EUIPO (Ufficio UE per la proprietà intellettuale) di Alicante; in questo caso il diritto avrà efficacia nei 27⁹ territori attualmente aderenti con evidenti vantaggi sia in termini di costi che di gestione del titolo.

In virtù del principio di unitarietà, la validità del marchio Marchio dell’Unione Europea va valutata con riferimento a ciascuna parte della Comunità. Pertanto, se il marchio costituisce denominazione generica soltanto in uno dei Paesi della Comunità, o se soltanto in uno di tali Paesi esso risulti ingannevole, ciò può compromettere la validità del marchio su tutto il territorio dell’U.E.; analogamente la mancanza di novità verrà valutata con riferimento non solo agli anteriori marchi comunitari, ma anche con riferimento ai marchi nazionali registrati in uno Stato membro, o comunque con efficacia in uno Stato membro.

 ⁹ In seguito all’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea per effetto della Brexit.

 Iter di registrazione

Una volta effettuato il deposito di marchio, sono previsti diversi step prima dell’ottenimento della registrazione definitiva. In primo luogo, viene effettuato un esame di natura formale da parte dell’Ufficio competente che verifica inoltre gli impedimenti assoluti alla registrazione. In Italia, l’UIBM non effettua una verifica su marchi anteriori; tale ricerca viene invece condotta in alcuni Paesi esteri.

Se l’Ufficio ritiene che sussistano impedimenti alla registrazione emette un rilievo o rifiuto provvisorio, al quale il titolare avrà la facoltà di rispondere nei termini previsti.  Se non vengono sollevati rilievi da parte dell’Ufficio o gli stessi vengono superati, il marchio viene pubblicato nella Gazzetta Marchi. Con la pubblicazione i titolari di diritti anteriori hanno un termine di tre mesi per depositare un’opposizione. 

In assenza di particolari criticità, l’iter di registrazione in Italia si conclude normalmente entro 12 mesi dal deposito. Prima della concessione definitiva non è possibile inserire il simbolo della ®.

Per tale ragione, è opportuno essere lungimiranti e tenere presente alcune regole d’oro per una corretta tutela: 

• Pianificare con anticipo l’attività di tutela del marchio coinvolgendo le diverse funzioni aziendali nelle scelte di progettazione e promozione dei propri marchi; 
• Prima di iniziare la promozione di un nuovo marchio verificare che lo stesso non violi diritti altrui;
• Considerare le tempistiche di registrazione per arrivare alla commercializzazione prodotti con adeguate garanzie sul marchio; 
• Fare una politica di registrazione all’estero adeguata: non troppo limitata o eccessivamente ampia;
• Tenere monitorate le attività di terzi e attivarsi tempestivamente per difendere il proprio segno. 

Ricerche di anteriorità

Per verificare che il marchio sia nuovo è possibile effettuare delle preventive indagini di novità che devono tenere conto dell’ambito territoriale in cui si vuole utilizzare il marchio, dei prodotti e servizi di interesse, della tipologia del marchio da ricercare e del grado di approfondimento che si vuole ottenere. 

Oltre alle banche dati a pagamento, sono disponibili alcune piattaforme gratuite¹⁰, utili per verificare la presenza di marchi identici e permettere quindi di scartare un determinato nome o mantenere il nome non anticipato ed effettuare ulteriori approfondimenti per verificare marchi simili. 

¹⁰ ad esempio: TMVIEW o Wipo Global Brand Database 

Sorveglianza

Per mantenere l’esclusiva sul marchio registrato è consigliabile attivare un servizio di sorveglianza sul segno in modo da essere tempestivamente informati di eventuali depositi, fatti da terzi, di marchi identici o comunque confondibili rispetto a quello sorvegliato. Ciò al fine di presentare opposizione ai suddetti marchi entro i termini previsti nei singoli Paesi ed evitare eventuali successive e ben più costose azioni che dovrebbero essere intraprese laddove il marchio posteriore giungesse a registrazione.